대법원 1991. 12. 13. 선고 91후356 판결

1.  원심결의 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인의 등록상표 『GEORGES MARCIANO』가 부착된 광고가 미국에서 발행되는 잡지 『MADEMOISELLE』 1984년 9월호부터 1988년 10월호까지 게재되어 있고 그 이외에 『VOGUE』, 『ELLE』, 『BAZZAR』, 『GLAMOUR』 등의 외국잡지에도 그 광고가 게재되어 있으며, 위 『MADEMOISELLE』잡지가 국내에 수입, 판매된 사실은 인정되나, 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제2조 제4항 제3호가 말하는 광고는 국내에서의 광고를 의미할 뿐 외국에서의 광고를 포함하는 것은 아니므로 외국에서 발행된 간행물에 등록상표를 광고하였다 하여 등록상표를 국내에서 그 지정상품에 사용하였다고 할 수 없고, 그 외국에서 발행된 간행물을 수입하였다고 해서 등록상표를 국내에서 사용하였다고 볼 수 없다고 전제한 다음, 등록상표가 우리나라에 등록된 이후 그 지정상품인 예복, 신사복 등에 대한 수입제한이 해제된 1984.7.1. 부터 국내신문에 등록상표가 최초로 광고된 1986.9.5. 전까지 등록상표를 국내에서 사용하지 아니하였으므로 국내에서 등록상표를 1년 이상 사용하지 아니한 경우에 해당되어 구 상표법 제45조 제1항 제3호에 의하여 그 등록은 취소되어야 한다고 판단하고 이와 결론을 달리한 초심결을 파기하였다.

2.  그러나 구 상표법 제2조 제4항 제3호에 의하면, 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위는 상표의 사용행위에 포함되는 것이고, 이 때에 상품에 관한 광고에 상표를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위 즉, 상표의 선전광고는 국내에서 이루어질 것을 요한다고 할 것이나 간행물을 통한 선전광고의 방법에 있어서는 반드시 우리 나라에서 발행된 간행물에 한정되는 것이 아니라 외국에서 발행된 간행물이라 하더라도 우리 나라에 수입, 반포되고 있다면 국내 수요자가 그 외국에서 발행된 간행물에 게재된 상표광고에 접할 수 있는 것이어서 이러한 외국에서 발행된 간행물을 통한 국내에서의 상표의 선전광고행위는 위 같은 법조 소정의 상표의 사용에 포함되는 것이라고 보아야 할 것이다.

3.  그럼에도 불구하고 원심은 그 거시증거에 의하여 등록상표를 부착한 상품광고가 미국에서 발행되는 잡지 『MADEMOISELLE』 1984년 9월호부터 1988년 10월호까지 게재되어 있고 위 잡지가 국내에 수입, 판매된 사실은 인정하면서도 이는 구 상표법 제2조 제4항 제3호가 규정하는 국내에서의 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단하였으니 원심결에는 구 상표법 제2조 제4항 제3호의 상표사용에 관한 법리를 오해하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있었다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다. 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.